Navullen Soda Stream-flessen

Door Chantal van den Engel | Merkenrecht | 29 juli 2022

De apparaten van SodaStream ken je misschien wel. De CO2-flessen maken het mogelijk om van plat water bruiswater te maken.

In Finland is een partij actief die de lege CO2-flessen van SodaStream (kort gezegd) navult. Kan SodaStream, als merkhouder van o.a. het merk SODASTREAM, daar iets tegen doen? De Finse rechter heeft het Hof van Justitie gevraagd om uitleg te geven over de begrippen die voor die vraag relevant zijn.

Afgelopen mei publiceerde de advocaat-generaal bij deze zaak (kort gezegd een adviseur van het Hof van Justitie), zijn conclusie. Hieronder sta ik stil bij deze conclusie.

De feiten

SodaStream en MySoda

SodaStream vervaardigt en verkoopt bruiswaterapparaten die in de handel worden gebracht onder het merk “SODASTREAM”. Een verkoopverpakking omvat onder meer een navulbare CO2-fles, bestaande uit een aluminium behuizing. Relevant is dat op die behuizing de door SodaStream geregistreerde merken SODASTREAM of SODA-CLUB zijn gegraveerd. Op de fles zit ook een etiket. Verder is nog relevant dat de nagevulde flessen ook afzonderlijk te koop worden aangeboden.

De wederpartij, MySoda Oy, is gevestigd in Finland. Onder het merk MYSODA brengt zij apparaten in de handel die vergelijkbaar zijn met die van SodaStream. Sinds 2016 brengt MySoda nagevulde CO2-flessen in Finland in de handel. Dit zijn met name flessen die oorspronkelijk door SodaStream in de handel gebracht. MySoda ontvangt van wederverkopers de CO2-flessen die door consumenten zijn geretourneerd, waarna zij het etiket verwijdert, de fles navult, en een eigen etiket aanbrengt. Er bestaan twee soorten etiketten; een roze waarbij in groot lettertype het logo van MySoda is weergegeven en een witte waarbij het woord “Koolstofdioxide” groot wordt weergegeven. De graveringen op de CO2-fles, waaronder de tekens SODASTREAM en SODA-CLUB, blijven zichtbaar.

Procedures in Finland; prejudiciële vragen

SodaStream wil optreden tegen deze werkwijze van MySoda en stapt in eerste instantie naar de Finse rechter. Volgens de rechter maken de roze etiketten wel inbreuk en de witte niet. In hoger beroep meent de Finse rechter evenwel dat er eerst vragen van uitleg moeten worden gesteld aan het Hof van Justitie. Deze vragen luiden:

1)Zijn de in de rechtspraak van het Hof betreffende ompakking en heretikettering bij parallelimport ontwikkelde zogenaamde Bristol-Myers Squibb-voorwaarden, en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, ook van toepassing wanneer het gaat om ompakking of heretikettering van door de merkhouder of met zijn toestemming in een lidstaat in de handel gebrachte waren met het oog op wederverkoop in dezelfde lidstaat?
(Video) NEVER SEEN A CO2 SYSTEM LIKE THIS BEFORE! Unboxing The All New Dennerle Carbo Soda M200
2)Wanneer de merkhouder de met koolstofdioxide gevulde fles bij het in het handel brengen ervan heeft voorzien van zijn merk, dat zowel op het etiket van de fles is aangebracht als op de flessenhals is gegraveerd, zijn dan bovengenoemde Bristol-Myers Squibb-voorwaarden en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste van toepassing wanneer een derde met het oog op wederverkoop de fles navult met koolstofdioxide, het oorspronkelijke etiket daarvan verwijdert en vervangt door een etiket met zijn eigen logo, terwijl het merk van degene die de fles in de handel heeft gebracht zichtbaar blijft in de gravering op de flessenhals?
3)Kan in de hierboven beschreven situatie worden geoordeeld dat het verwijderen en vervangen van het van het merk voorziene etiket in beginsel de functie van het merk als aanduiding van de herkomst van de fles ondermijnt, of is het voor de toepasselijkheid van de voorwaarden voor ompakking en heretikettering relevant dat:
See Also
Review SodaStream | Expert | Expert.nl SodaStream – meer bruis graag?Sodastream flessen: Wat zijn de beste producten van (03/23)? - SWEETESTHOME
–dient te worden aangenomen dat het relevante publiek het etiket uitsluitend opvat als een verwijzing naar de herkomst van het koolstofdioxide (en derhalve naar degene die de fles heeft nagevuld), of
–dient te worden aangenomen dat het relevante publiek van mening is dat het etiket minstens gedeeltelijk ook naar de herkomst van de fles verwijst?
4)Voor zover het verwijderen en vervangen van het etiket op de CO2-flessen wordt beoordeeld aan de hand van het noodzakelijkheidsvereiste, kan dan een incidentele beschadiging of het loskomen van de etiketten die zijn aangebracht op de door de merkhouder in de handel gebrachte flessen, of de verwijdering of vervanging daarvan door een persoon die voordien de fles heeft nagevuld, een element zijn op grond waarvan het regelmatig vervangen van de etiketten door een etiket van degene die navult kan worden beschouwd als noodzakelijk voor het in de handel brengen van de nagevulde flessen?”

Analyse van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal begint met vraag 1, 2 en 4. Daarbij stelt hij eerst (kort gezegd) vast dat de merkhouder het uitsluitend recht heeft om een waar als eerste op de markt te brengen. Dit recht is niet onbeperkt, aangezien het een beperking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen inhoudt.

Daarbij speelt het leerstuk “uitputting” een rol, waarover we eerder verschillende blogs schreven (zoals deze en deze). Kort gezegd houdt uitputting in dat een merkhouder zich niet tegen het gebruik van zijn merk kan verzetten wanneer de waren door hemzelf of met zijn toestemming voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht. Op deze regel bestaat een uitzondering: de merkhouder kan zich wél tegen verdere verhandeling verzetten als de merkhouder een gegronde reden heeft, zoals wijziging of verslechtering van de toestand van de waren.

(Video) I TRIED ADDING SPARKLING WATER TO MY AQUARIUM AND THIS IS WHAT HAPPENED!! CHEAP DIY CO2??

De Bristol-Myers Squibb-voorwaarden

De advocaat-generaal legt uit dat het Hof van Justitie eerder oordeelde – destijds in de context van parallelimport van farmaceutische producten – dat de merkhouder zich kort gezegd kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een product wanneer de importeur dat product in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht. Maar: verzet is niet mogelijk als 1) vast komt te staan dat dit tot kunstmatige afscherming van de markten zal bijdragen, 2) wordt aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten, 3) op de verpakking duidelijk staat vermeld wie het product heeft omgepakt, net als de naam van de fabrikant, 4) de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en de merkhouder niet kan schaden en 5) de importeur de merkhouder op de hoogte heeft gebracht van het op de markt brengen van het product, en desgevraagd een exemplaar levert. Dit zijn de zogenaamde “Bristol-Myers Squibb-voorwaarden” (genoemd naar het arrest), zoals die terugkomen bij vraag 1 en 2.

Of SodaStream zich kan verzetten tegen de werkwijze van MySoda, hangt onder meer af van de vraag of er sprake is van “ompakking” in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Zo ja, dan moet (kort gezegd) bepaald worden of de bovenstaande Bristol-Myers Squibb-voorwaarden relevant zijn voor dit geschil.

Ompakking?

De advocaat-generaal stelt vast dat MySoda in dit geval ook “ompakt” in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Zijn de Bristol-Myers Squibb-voorwaarden relevant?

Vervolgens meent de advocaat-generaal dat de Bristol-Myers Squibb-voorwaarden perfect kunnen worden toegepast op deze situatie. Dat het in dit geval gaat om een situatie binnen Finland (en het dus geen internationaal geschil betreft), maakt dat volgens de advocaat-generaal (kort gezegd) niet anders. Ook blijkt uit het arrest Bristol-Myers Squibb niet dat de voorwaarden specifiek voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen zijn; het Hof van Justitie heeft ook al geoordeeld dat dit niet het geval is.

Noodzakelijkheidsvereiste uit de Bristol-Myers Squibb-voorwaarden

Bij voorwaarde 1 van de Bristol-Myers Squibb-voorwaarden (verzet is niet mogelijk als vast komt te staan dat dit tot kunstmatige afscherming van de markten zal bijdragen) geldt dat dit met name aan de orde is wanneer de ompakking enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast. De bevoegdheid van de merkhouder om zich te verzetten moet alleen worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product.

Het noodzakelijkheidsvereiste zal volgens de advocaat-generaal hoe dan ook worden onderzocht vanuit de optiek van de wezenlijke functie van het merk (wat inhoudt: de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar waarborgen, opdat de consument of eindgebruiker die waar zonder gevaar voor verwarring van waren van andere herkomst kan onderscheiden).

(Video) De houdbaarheidsdatum van een Co2 fles | Heems TV - Vlog #15

Ompakking is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer de wijziging nodig is op basis van wettelijke voorschriften. Ompakking is niet noodzakelijk wanneer zij uitsluitend kan worden verklaard doordat de importeur een economisch voordeel nastreeft. Na de vaststelling van de noodzakelijkheid moet overigens de wijze of de stijl van de ompakking nog worden onderzocht, gelet op de rechtmatige belangen van de merkhouder.

Volgens de advocaat-generaal moet rekening worden gehouden met het feit dat de belangen van de merkhouder moeten worden afgewogen tegen die van wederverkopers. In dit geval gaat het niet om een eenvoudige wederverkoop, maar ook om navullen.

Mogelijkheden

Vervolgens geeft de advocaat-generaal het volgende aan. Als we ervan uitgaan dat MySoda haar legale navulactiviteit voortzet maar daarbij het etiket van SodaStream niet mag verwijderen, dan is niet duidelijk wie de fles heeft nagevuld of van wie het gas komt. Bij eventuele problemen zou het lastig kunnen zijn om de verantwoordelijkheid toe te wijzen. Het merk op het etiket laat zien waar de fles vandaan komt, maar niet waar het gas vandaan komt of wie de navuldienst heeft uitgevoerd.

Als de redenering van SodaStream zou worden gevolgd, namelijk dat haar merk nog steeds wordt beschermd, dan is elke behandeling van navulbare flessen door een derde onmogelijk, en zou alleen SodaStream dat kunnen doen. Het is aan de verwijzende rechter om het door SodaStream in stelling gebrachte veiligheidsargument (SodaStream meent dat alleen zij de veiligheid en correcte navulling kan garanderen) af te wegen tegen het mogelijk gebruik ervan voor mededingingsbeperkende doeleinden.

In deze omstandigheden is de advocaat-generaal van mening dat het ompakken van de waren noodzakelijk is voor het gebruik waarvoor de navulbare flessen zijn bestemd en om de markt toegankelijk te maken voor onafhankelijke ondernemingen. Daarbij moet ook meespelen dat de CO2-flessen heel lang meegaan, volgens MySoda kunnen ze zowat honderd keer worden nagevuld, wat betekent dat het oorspronkelijke etiket achteruit zal gaan en ook dat degene die als laatste navult niet noodzakelijk degene is die het etiket heeft verwijderd.

Conclusie ten aanzien van vraag 1, 2 en 4

De advocaat-generaal concludeert dan ook:

[De relevante wettelijke bepalingen] moeten in het kader van het hoofdgeding aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig ertegen kan verzetten dat een derde CO2-flessen, die door die derde zijn nagevuld, verder verhandelt op het grondgebied van dezelfde lidstaat als die waar deze flessen voor het eerst door die merkhouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, wanneer die derde deze flessen heeft omgepakt en daarop zijn merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij komt vast te staan dat een dergelijk verzet zal bijdragen tot kunstmatige afscherming van de markt. Om te beoordelen of sprake is van een dergelijk risico, staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of de ompakking waartoe is overgegaan, gelet op de aard van de betrokken waar en de bestemming ervan, noodzakelijk blijkt om de toegang van derden tot de markt voor het navullen met koolstofdioxide te verzekeren. Indien de verwijzende rechter tot de slotsom zou komen dat de ompakking waartoe de derde is overgegaan noodzakelijk is, dient hij zich er nog van te vergewissen dat voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouder worden beschermd.
(Video) Kies Het Juiste Flesje, Win PlayStation 5!

Vraag 3: wordt de functie van het merk ondermijnd?

Bij voorwaarde 3 van de Bristol-Myers Squibb-voorwaarden (op de verpakking staat duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, net als de naam van de fabrikant) geldt dat van belang is dat de consument niet in verwarring wordt gebracht.

Met het oog op de bescherming van de herkomstgarantie van het merk mag de nieuwe etikettering met name niet de indruk wekken dat er een economische band bestaat tussen de derde en de merkhouder. Als de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument moeilijkheden ondervindt om de herkomst van de waren te bepalen, zijn de merkrechten niet uitgeput. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met praktijken in de sector en de vraag of de consument eraan gewend is dat flessen door anderen worden gevuld.

Kort gezegd is het in dit geval aan de Finse rechter om te bepalen hoe een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument de heretikettering precies zal opvatten.

Het antwoord op de derde vraag luidt dan ook dat de relevante wetgeving zo moet worden uitgelegd dat de door de nieuwe etikettering gewekte algemene indruk dient te worden beoordeeld teneinde te bepalen of de informatie inzake degene die de waar heeft omgepakt en de informatie over de fabrikant duidelijk en ondubbelzinnig overkomen. Deze informatie mag niet de indruk wekken dat er een economische of bijzondere band bestaat.

Subsidiair: toets Viking Gas

Als het Hof van Justitie de bovenstaande redenering niet wil volgen, dan stelt de advocaat-generaal voor om de toets te hanteren die in het arrest Viking Gas is geschetst. Gelet op dat arrest geldt dat kopers niet vrij zijn in de uitoefening van hun eigendomsrechten als ze zelfs na de verkoop zouden worden beperkt door merkrechten. Dat zou tot gevolg hebben dat het is toegestaan om de mededinging op ongerechtvaardigde wijze te beperken, met het risico van afscherming van de markt. Dat ligt anders als er een gegronde reden kan worden aangevoerd, wat aan de orde kan zijn als de indruk van een commerciële band wordt gewekt of als de reputatie van de merkhouder wordt geschaad.

Conclusie ten aanzien van vraag 3